I marchi sia nazionali che comunitari e internazionali, caratterizzano un’impresa o un prodotto, rispetto ad altri presenti sul mercato. Vediamo le differenze.
Il marchio è la firma dell’azienda o del prodotto, ciò che lo rende riconoscibile tra tanti altri. Può essere nazionale, europeo o internazionale, a seconda della registrazione e della tutela prevista.
La differenza principale tra questi tipi di marchio, infatti, riguarda l’estensione territoriale della tutela che si vuole dare agli stessi.
A seconda della tipologia di registrazione ci sono notevoli variazioni di tasse di concessione e le procedure sono diverse e gestite da enti differenti: il marchio italiano è gestito da Uibm (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), il marchio comunitario è gestito da Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), il marchio internazionale è gestito da Wipo (World Intellectual Property Organization - Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale).
Con la registrazione nazionale il marchio sarà tutelabile solo in Italia, mentre con la registrazione presso Euipo, il marchio sarà tutelabile in tutti i Paesi della Ue compresa l’Italia; con il marchio internazionale registrabile presso Wipo si potranno scegliere a livello mondiale i Paesi in cui tutelarlo. Condizione per la registrazione internazionale è che per il marchio sia già stata presentata una domanda nazionale o nell’Unione Europea.
Analizziamo più da vicino le differenze di procedura e di tutela.
Marchio italiano e comunitario
Prima di procedere alla registrazione di un marchio italiano o alla registrazione di un marchio dell’Unione Europea (ex marchio comunitario) e a un’eventuale successiva registrazione di un marchio internazionale è sempre opportuno procedere a una ricerca di anteriorità.
La ricerca di anteriorità, condotta su banche dati nazionali, comunitarie e internazionali, consente di verificare la presenza di marchi identici (ricerca di identità) o simili (ricerca di similitudine) al marchio che si intende registrare.
Con la ricerca di anteriorità, quindi, è possibile ridurre fortemente i rischi di un futuro contenzioso con soggetti privati o aziende terze.
Fatta questa doverosa premessa, è il caso di analizzare i punti salienti che possono portare a optare per la registrazione di un marchio italiano o alla registrazione di un marchio dell’Unione Europea.
Il marchio italiano o marchio nazionale è un marchio che viene registrato presso l’Uibm ed è valido solo ed esclusivamente sul territorio italiano.
Il marchio dell’Unione europea è un marchio che viene registrato presso l’Euipo ed è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea, equivalendo a un fascio di 28 marchi nazionali registrati nei singoli Paesi dell’Unione Europea.
Questo ultimo aspetto è da tenere bene in considerazione quando si esegue una ricerca di anteriorità in quanto anche un marchio nazionale registrato in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione Europea può impedire la registrazione di un marchio dell’Unione Europea.
In tal caso, piuttosto che procedere al deposito della domanda di marchio dell’Unione Europea potrebbe essere necessario eseguire una pluralità di depositi di marchi nazionali nei Paesi dell’Unione Europea in cui si desidera ottenere la protezione.
Sia il marchio nazionale che il marchio dell’Unione Europea devono avere i requisiti della novità, della capacità distintiva e della liceità.
Entrambe le procedure di registrazione godono del c.d. diritto di priorità del marchio.
In pratica, il primo deposito di una domanda di registrazione di marchio, sia nazionale che comunitario (anche estero), conferisce al suo titolare un diritto di priorità della durata di 6 mesi a partire dalla data di primo deposito per depositare una o più domande di registrazione di marchio in uno o più dei 173 Stati aderenti alla Convenzione Parigi.
I costi sono ben diversi:
- tasse di registrazione: per registrare un marchio italiano o nazionale bisognerà corrispondere una tassa di € 177,00 per una classe di prodotti o servizi ed € 34,00 per ogni classe in più. Per registrare un marchio dell’Unione Europea bisognerà corrispondere una tassa base pari a € 850,00 per il deposito elettronico o € 1000 in caso di deposito della domanda in forma cartacea, valida per una sola classe di prodotti o servizi, oltre a una tassa di € 50,00 per una seconda classe di prodotti o servizi ed € 150 per ogni classe oltre la seconda;
- le procedure di deposito sono molti simili per le due registrazioni, anche se la procedura di registrazione di un marchio dell’Unione Europea è sensibilmente più rapida rispetto al marchio nazionale. L’unica differenza degna di nota è che, con la procedura di registrazione del marchio dell’Unione Europea, si ha la possibilità di richiedere un rapporto di ricerca con cui l’Euipo segnala al richiedente la presenza di eventuali marchi dell’Ue identici o simili al marchio oggetto di domanda e/o registrati anteriormente per almeno una stessa classe di prodotti o servizi. Entrambe le tipologie di marchi hanno una validità di 10 anni e possono essere rinnovati all’infinito, pagando le relative tasse, per periodi di ulteriori dieci anni;
- le tasse di rinnovo sono differenti. Per il rinnovo del marchio italiano bisognerà pagare, allo scadere dei 10 anni, una tassa pari all’importo di € 67,00 per una classe ed € 34,00 per ogni classe in più oltre la prima. Per il rinnovo del marchio dell’Unione Europea bisognerà pagare, allo scadere dei 10 anni, una tassa pari a € 850 per una classe, € 50,00 per una seconda classe ed € 150,00 oltre la seconda classe.
Il marchio comunitario
Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell’Unione Europea, a differenza del marchio internazionale che è un fascio di marchi nazionali, il marchio comunitario è un marchio unico la cui registrazione viene effettuata presso l’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) che ha sede ad Alicante.
Essendo un marchio unitario la sua validità si estende, al momento del deposito, su tutto il territorio comunitario; pertanto è impossibile limitare la sua validità ad alcuni Stati dell’Unione Europea escludendone altri.
I segni che possono essere registrati come marchi comunitari sono i seguenti:
- parole, lettere, numeri o combinazioni di tali elementi;
- figurativi, comprendenti o meno parole;
- figurativi a colori;
- colori o combinazioni di colori;
- tridimensionali;
- sonori.
La registrazione del marchio comunitario
Come indicato sopra, il deposito viene fatto presso l’Euipo. La procedura di registrazione prevede diverse fasi:
- deposito della domanda di registrazione;
- fase di esame da parte dell’Ufficio Comunitario (verifica rispetto dei requisiti formali della domanda di registrazione e controllo sulla presenza di impedimenti assoluti – come ad esempio un marchio identico già registrato);
- pubblicazione della domanda di registrazione. Entro tre mesi dalla pubblicazione del marchio nel Bollettino dei Marchi Comunitari, i titolari di un segno anteriore, sia comunitario che nazionale (Paesi Membri dell’Unione Europea) possono presentare domanda di Opposizione alla registrazione presso l’Euipo;
- registrazione. Se nessuno presenta rilievi il marchio segue il normale iter di registrazione e viene concesso dall’Uami.
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La durata
Il marchio comunitario, come quello nazionale, ha una durata di dieci anni e può essere rinnovato illimitatamente per periodi di ulteriori dieci anni. Per quanto concerne l’uso, la normativa comunitaria, come quella italiana, prevede l’obbligo di utilizzo dello stesso; questo vuol dire che, entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario deve formare oggetto di un uso effettivo – in almeno uno dei Paesi dell’Unione, per i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione.
L’utilizzazione del marchio tutela il titolare da eventuali azioni di decadenza per non uso promosse da terzi. Il rinnovo deve essere fatto allo scadere dei 10 anni.
Differenza tra marchio comunitario e internazionale
La differenza tra le due procedure riguarda soprattutto le diverse formalità che si devono espletare per ottenere il marchio, ma in genere la scelta dipende principalmente dagli Stati nei quali siamo interessati a essere protetti. Con il marchio comunitario si può, con un’unica domanda, essere protetti in tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea.
Nel caso di allargamento degli Stati aderenti, i marchi registrati e le domande di marchio già depositate vengono automaticamente estese ai nuovi Paesi (come è avvenuto con l’adesione a partire dal 1° maggio 2004 di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania. Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia). L’ufficio effettua una ricerca per controllare che il marchio che si registra sia nuovo e così fanno tutti gli Stati a livello nazionale a eccezione dell’Italia, della Francia e della Germania che non espletano alcun controllo.
Tale ricerca di novità continuerà a essere fatta automaticamente sino al 2008. A partire da tale data, infatti, per la ricerca di novità dovrà essere fatta apposita domanda e pagata la relativa tassa. Se tutto procede regolarmente il marchio viene accolto e vale in tutti gli Stati.
Con il marchio internazionale bisogna, invece, scegliere gli Stati che interessano e pagare una tassa per ognuno, non viene effettuata la ricerca e il marchio equivale a tanti marchi nazionali,anche se la procedura di concessione è unica. Altra differenza consiste nel fatto che mentre si può depositare fin da subito una domanda di marchio comunitario, per potere depositare un marchio internazionale è indispensabile avere prima già depositato un marchio a livello italiano, o a livello comunitario, per cui si dovrà prima effettuare questo deposito e sostenere la relativa spesa.
Il costo dei due marchi, internazionale e comunitario, varia in base al numero delle classi di prodotti che interessano e al numero degli Stati che vengono indicati. Dopo l’introduzione della normativa sul marchio comunitario questo tipo di registrazione è largamente utilizzata e molte imprese proiettate verso l’estero procedono direttamente in questo senso.
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