È possibile registrare un marchio nel Metaverso?

Il Metaverso è una vera e propria riproduzione virtuale della realtà terrena nel quale è possibile entrare attraverso la creazione di un avatar anche per acquistare, in negozi virtuali, case, prodotti di arredamento, terreni, automobili, capi di abbigliamento, animali e oggetti di varia natura, opere d’arte e molto altro.

Al mondo dei beni virtuali si lega la tecnologia Nft, ossia “Non-Fungible Token”, la quale è in grado di trasformare qualsiasi prodotto informatico (fotografia, video, riproduzione 3D etc.) in una entità digitale unica, verificata e tracciabile, grazie all’utilizzo della blockchain, conferendo, al bene virtuale, un “atto di proprietà e certificato di autenticità”.

Ma la corsa al Metaverso è già iniziata anche in relazione ai primi tentativi di depositare domande di marchi famosi da parte di terzi per prodotti e servizi virtuali. E sono già iniziati i primi contenziosi sull’utilizzo illegittimo dei marchi nel Metaverso.

In questo senso va posta particolare attenzione agli accordi di licenza relativi ai marchi e vanno individuati i diritti del licenziante e del licenziatario all’interno del mondo virtuale. Va, anche, definito con apposite clausole il perimetro territoriale-virtuale dell’uso del marchio e quali siano le facoltà concesse agli utenti con i loro avatar.

In mancanza di contratti adeguati le piattaforme potrebbero rischiare di essere accusate di contraffazione o uso illegittimo del marchio a seguito dell’attività dei loro utenti. Vediamo lo stato della normativa a riguardo ed i casi più illustri.

La decisione Euipo

L’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha recentemente pubblicato alcune indicazioni in merito all’approccio che l’ufficio europeo vuole intraprendere sulla registrazione di marchi che contraddistinguono gli asset digitali (e i loro certificati – non fungible token “Nft”) nel Metaverso.

La necessità di questa presa di posizione da parte dell’Euipo deriva dal boom di domande che l’ufficio ha ricevuto negli ultimi mesi per la registrazione di marchi a tutela di prodotti e servizi offerti nel Web 3.0 e che contengono termini relativi a prodotti virtuali e token non fungibili.

A oggi, la tendenza da parte dei maggiori brand in tema di estensione o nuove registrazioni per la tutela dei propri marchi nel Metaverso è quella di rivendicare protezione nelle classi compatibili (prodotti virtuali e servizi offerti in realtà virtuali), ovvero: 9 (computer software), 35 (pubblicità), 36 (servizi finanziari, monetari, bancari), 41 (divertimento; attività sportive e culturali) e 42 (progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer).

Su questa scia si pongono anche i recenti suggerimenti dell’Euipo. In particolare, l’Ufficio Europeo si focalizza sulla classe 9, sostenendo che:

i prodotti virtuali rientrano nella classe 9 perché sono trattati come contenuti digitali o immagini. Tuttavia, mancando di per sé di chiarezza e precisione, il termine prodotti virtuali deve essere ulteriormente specificato chiarendo il contenuto al quale detti prodotti virtuali si riferiscono (ad esempio prodotti virtuali scaricabili, ovvero abbigliamento virtuale)

e che:

il termine token non fungibili di per sé non è accettabile: occorre specificare il tipo di elemento digitale che gli Nft autenticano.

In tale ottica, la 12a edizione della Classificazione di Nizza includerà, nella classe 9, il termine «file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili».

Dunque, in attesa dell’entrata in vigore della 12a edizione della Classificazione di Nizza (prevista in data 1 gennaio 2023), l’Euipo, con queste prime indicazioni pratiche, ha fornito un utilissimo input che permetterà, già adesso, alle parti interessate di formulare meglio le proprie domande di registrazione di marchio, identificando sin da subito nella maniera più corretta la declinazione dei prodotti che rientrano nella classe 9 e, al contempo, riducendo il rischio di eventuali osservazioni e richieste di modifica da parte dell’Ufficio Europeo in fase di verifica della domanda.

Le Linee Guida dell’Euipo per il 2023 (attualmente in fase di bozza e al vaglio delle parti interessate che potranno presentare le loro osservazioni fino al 3 ottobre 2022) delineeranno il nuovo approccio da esso stabilito.

Infine, la registrazione (o estensione della tutela) del proprio marchio nel Web 3.0 costituisce un primo passo fondamentale per proteggere un brand nel Metaverso, ma non può prescindere da un monitoraggio attivo dell’utilizzo dei propri marchi da terze parti nel mondo digitale: la contraffazione nel Metaverso, infatti, è un fenomeno crescente e colpisce anche i brand non presenti. A tal fine, sarà necessario attivare un servizio di sorveglianza attiva nel Metaverso e procedere con le attività di notice-and-take down.

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Il caso Birkin

Uno dei casi più recenti riguarda il celeberrimo brand francese Hermes, il quale ha diffidato un artista che ha messo in vendita nel Metaverso le caratteristiche borse “Birkins” senza richiedere l’autorizzazione della casa di moda.

Le MetaBirkins Nft sono state definite un falso da parte di Hermes e il convenuto, Mason Rothschild, ha risposto appellandosi al Primo Emendamento della Costituzione americana e invocando il diritto di creare opere digitali e la propria libertà d’espressione e reinterpretazione delle realtà. Infatti, la casa di moda francese ha registrato il marchio “Birkin” per la pelletteria, ma non per quanto concerne le opere d’arte digitali, quindi questo, almeno teoricamente, potrebbe non estendersi agli Nft.

Dall’altra parte, però, Hermes è legittimato a invocare la violazione dei diritti sul proprio marchio, lamentando il rischio che gli utenti possano associare erroneamente tali prodotti alla propria immagine. La controversia, pendente negli Stati Uniti d’America e che ancora non è giunta a una sentenza definitiva, permette di comprendere quanto le nuove questioni possano spostarsi su piano parallelo rispetto a quanto avviene nella realtà. Se da un lato ciò consente di confrontare il caso in esame con casi verificati nella realtà, dall’altro si evidenzia come tali casistiche possano di fatto differire e rifarsi a diritti, libertà e rischi del tutto nuovi.

Per il momento gli esempi di contenzioso riguardano soprattutto il mondo della moda, ma alla luce degli sviluppi già annunciati per il Metaverso è bene che le imprese, indipendentemente dal settore di attività, non trascurino di aggiornare l’estensione e le strategie di protezione e valorizzazione di marchi, design e proprietà intellettuale in genere.

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Le aziende pioniere

Vi è poi la questione del deposito dei brevetti e della registrazione dei marchi per la tutela dei propri diritti nel Metaverso e a cui molte le aziende stanno puntando. Un esempio è quello di Nike che ha depositato domande di registrazione dei suoi marchi più famosi, del suo riconoscibile logo e del brevetto per un metodo «in grado di fornire beni digitali crittograficamente protetti» e dei relativi servizi di vendita e intrattenimento. Su questo piano anche altri marchi come Balenciaga, Gucci e Saint Lauren hanno depositato domande di marchio per rivendicare i software e rivolte alla vendita di abbigliamento e accessori “smart”.

Il fenomeno non riguarda più soltanto le aziende del settore moda, sempre pronte a seguire le nuove tendenze, ma negli ultimi tempi si sta estendendo anche ad altri settori eterogenei, quali ad esempio la New York Stock Exchange, McDonalds, L’Oréal, Monster Energy fino ad alcune squadre sportive. Questa diffusione su larga scala, soprattutto in settori sempre più disparati, lascia presagire che il Metaverso, in un futuro prossimo, avrà un imponente impatto nella società.

In sostanza, al fine di garantire la protezione del marchio nel Metaverso, è fondamentale tutelare i propri segni distintivi e i servizi offerti anche nella nuova realtà, in modo da evitare abusi e fenomeni di contraffazione che potrebbero generare confusione negli utenti nonché ledere alla reputazione del marchio.

L’evoluzione di questa realtà virtuale potrebbe avere un impatto sulla società al pari di quanto avvenne con l’introduzione di Internet.

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